19a. 2. از "به عنوان علامت تجاری" استفاده کنید

همه استفاده از یک علامت خاص استفاده از "به عنوان یک علامت تجاری" را تشکیل نمی دهد. در Coca-Cola Co v All-Fect Distributors Ltd [1999] FCA 1721 در 19 ، نیمکت کامل دادگاه فدرال برگزار شد:

استفاده از "به عنوان یک علامت تجاری" استفاده از مارک به عنوان "نشان مبدا" به این معنا است که نشان دهنده ارتباط در جریان تجارت بین کالاها و شخصی است که مارک را روی کالاها اعمال می کند. این مفهومی است که در تعریف "مارک تجاری" در S 17 تجسم یافته است - علامتی که برای متمایز کردن کالاهایی که در طول تجارت توسط شخص از کالاهایی که توسط شخص دیگری سروکار دارد استفاده می شود.

این بیانیه صریحاً توسط اکثریت دیوان عالی کشور در E. & J. Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty Limited [2010] HCA 15 در 43 تأیید شد.

استفاده از یک علامت تجاری برای نشان دادن ارتباطی در طول تجارت به عنوان "عملکرد برندسازی" علامت تجاری گفته شده است (به Anheuser-Busch ، Inc v Budejovický Budvar ، Národní Podnik & Ors [2002] FCA 390 و مراجعه کنید. Alcon Inc v Bausch & Lomb (استرالیا) Pty Ltd [2009] FCA 1299). در Nature's Blend Pty Ltd V Nestlé Australia Ltd [2010] FCAFC 117 در 19 ، دادگاه کامل برگزار شد:

سؤال مناسب برای پرسیدن این است که آیا کلمات متفرقه به نظر می رسد که دارای شخصیت این برند هستند: شرکت Shell of Australia Ltd v Esso Standard Oil (استرالیا) با مسئولیت محدود [1963] HCA 66 ؛(1963) 109 CLR 407 در 422.

استفاده که صرفاً توصیفی یا ستودنی است ، بعید است که از یک علامت به عنوان "نشان مبدا" استفاده شود و این علامت بعید است که یک "عملکرد برند" را انجام دهد. بنابراین چنین استفاده ای از علامت "به عنوان یک علامت تجاری" استفاده نمی شود.

متن در تعیین اینکه آیا از یک علامت به عنوان یک علامت تجاری استفاده شده است یا برای برخی از اهداف دیگر مهم است (Shell Co of Australia v Esso Oil (AUST) Ltd (1963) 109 CLR 407). قصد ذهنی کاربر در ارزیابی اینکه آیا استفاده از علامت تجاری در یک زمینه خاص وجود داشته است ، از اهمیت ثانویه برخوردار خواهد بود. در Aldi Stores Ltd Partnership v Frito-Lay Trading GmbH [2001] FCA 1874 در 30 ، هیل جی گفت:

در اکثر موارد ، اگر نه همه موارد ، این سؤال که آیا استفاده به عنوان یک علامت تجاری وجود داشته است با بررسی عینی استفاده در زمینه ای که در آن ظاهر می شود تعیین می شود

ماهیت علامت مورد نظر نیز مورد توجه است. به طور کلی اثبات این مسئله که استفاده از یک کلمه توصیفی استفاده از یک علامت "به عنوان یک علامت تجاری" است ، دشوارتر خواهد بود. در فروشگاه های Aldi ، Hill J در 23 برگزار شد:

در جایی که این کلمه یا ترکیبی از کلمات در استفاده عادی از معنای روشنی برخوردار است ، این سؤال بسیار دشوارتر خواهد بود زیرا کلمه یا ترکیبی از کلمات ممکن است به معنای ثانویه گرفته شده باشد که نشانگر منشأ کالا است یا ممکن است به سادگی انتقال دهدمعنی معمولی (به عنوان مثال برخی از پیام های غیر از منشأ تجارت کالا): به Top Heavy Pty Ltd v Killin (1996) 34 IPR 282 در 286 مراجعه کنید.

با این حال ، افتخار او در ادامه گفت:

به خوبی مشخص شده است که بین کلماتی که قادر به استفاده به عنوان نشان تجارت و کلماتی هستند که توصیفی هستند ، یک دوگانگی واقعی وجود ندارد: به جانسون و جانسون در 347 در هر Gummow J و در 339 در هر Lockhart J. مراجعه کنید.

در Woolworths Limited V BP Plc (شماره 2) [2006] FCAFC 132 در 77 ، دادگاه کامل خلاصه ای از ملاحظات مربوطه را برای استفاده به عنوان علامت تجاری ارائه داد:

این که آیا به عنوان یک علامت تجاری استفاده شده است یا خیر ، شامل درک از دیدگاه عینی از هدف و ماهیت استفاده است ، که در متن آن در تجارت مربوطه در نظر گرفته شده است. نحوه استفاده از این علامت ممکن است شامل یک ایده یا پیام واحد یا واضح نباشد. این علامت ممکن است برای تعدادی از اهداف یا برای تعدادی از اهداف مورد استفاده قرار گیرد ، اما در صورتی که یکی از جنبه های استفاده ، تمایز کالاها یا خدمات ارائه شده توسط شخص در طول تجارت ، به عنوان علامت تجاری استفاده خواهد شدکالاها یا خدمات ارائه شده توسط هر افراد دیگر ، یعنی باید آنها را به معنای نشان دادن منشاء متمایز کند ...

در Nature's Blend Pty با مسئولیت محدود Nestlé Australia Ltd [2010] FCAFC 117 در 19 ، در زمینه مراحل نقض مربوط به نشانه ای که بر روی کالاها و در حضور مواد متمایز دیگر ، دادگاه کامل برگزار شد:

در نظر گرفتن کلیت بسته بندی ، از جمله نحوه نمایش کلمات در رابطه با کالا و وجود یک برچسب یک برند روشن و غالب ، در تعیین هدف و ماهیت (یا "زمینه") مرتبط هستندسخنان مطیع: جانسون و جانسون در 347 ؛Anheuser-Busch ، Inc v Budějovický Budvar ، Národní Podnik [2002] FCA 390

در زیر آمده است (2. 1-2. 4) بحثی در مورد استفاده از علائم در شرایط خاص و اینکه آیا این امر به عنوان یک علامت تجاری استفاده می کند. بند 2. 5 شامل برخی از نمونه های مصور است که به درک و استفاده از مفاهیم انتزاعی که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، کمک می کند. خلاصه ای از ملاحظات مربوطه در 2. 6 آمده است

2. 1 استفاده شنیداری

بازنمایی شنیداری از یک علامت تجاری که از نامه ، کلمه ، نام یا شماره یا هر ترکیبی از آن تشکیل شده است ، استفاده از علامت تجاری برای اهداف قانون در نظر گرفته می شود (بخش 7 (2)).

2. 2 به عنوان یک نام دامنه ، کلمه کلیدی یا metatag استفاده کنید

برای بسیاری از بازرگانان معمول است که کالاها یا خدمات خود را از طریق وب سایتی که با نام دامنه مشخص شده است ، ارائه دهند. استفاده از نام دامنه ممکن است در برخی شرایط استفاده از یک علامت تجاری باشد. در Warehouse ، Inc v Fry Consulting Pty Ltd [2010] FCA 664 ، Key J برگزار شد:

پیشنهاد نمی شود که صرف ثبت نام دامنه می تواند از علامت استفاده شود. بیشتر باید نشان داده شود. به اندازه کافی واضح ، از همه نام دامنه به عنوان نشانه ای برای تمایز کالا یا خدمات یک معامله گر در جریان تجارت از کالاها یا خدمات معامله گر دیگر استفاده نمی شود. انبار ورزشی در ارائه خود صحیح است که آیا از نام دامنه به عنوان علامت تجاری استفاده می شود یا خیر ، به زمینه ای که از نام دامنه استفاده می شود بستگی دارد. در این حالت ، نام دامنه بیش از یک آدرس برای یک وب سایت است ، نام دامنه همچنین نشانه ای از سرویس خرده فروشی آنلاین متقاضی موجود در وب سایت است. در زمینه خدمات آنلاین ، عموم مردم احتمالاً نام دامنه متشکل از علامت تجاری (یا چیزی بسیار شبیه به آن) را به عنوان نشانه ای برای خدمات آنلاین مشخص شده توسط علامت تجاری که در صفحه وب موجود در آن موجود است ، درک می کنند. کاربر اینترنت.

کالاها یا خدمات موجود از طریق وب سایت ها به طور کلی از طریق موتورهای جستجوی اینترنتی واقع شده اند. ارائه دهندگان موتور جستجوی اینترنتی اغلب کلمات یا عباراتی را که مربوط به علائم تجاری ثبت شده به عنوان "کلمات کلیدی" یا "metatags" می فروشند. خریدار یک کلمه کلیدی یا Metatag به طور کلی وب سایت خود را در نتایج جستجو برای آن کلمه کلیدی یا metatag در اولویت قرار می دهد. Metatags حاوی بیانیه کدگذاری رایانه از محتوای یک وب سایت خاص است و توسط موتورهای جستجو برای فهرست بندی و یافتن صفحه استفاده می شود. عمل توسط موتورهای جستجو برای بهینه سازی یا رتبه بندی اولویت وب سایتی که در نتیجه جستجوی آن توسط Metatag ظاهر می شود ، گاهی اوقات به عنوان "کلمه تبلیغی" یا تبلیغات کلمه کلیدی گفته می شود.

تصمیم مزیت Veda Advantage Ltd v Malouf Group Enterprises Pty Ltd [2016] FCA 255 ، تأیید کرد که استفاده از Metatag به عنوان یک علامت تجاری استفاده نمی شود زیرا برای کاربر معمولی اینترنت قابل مشاهده نیست. با این حال ، استفاده در تبلیغات پیوند حمایت شده (قابل مشاهده برای مصرف کنندگان) ممکن است استفاده از مارک تجاری باشد.

2. 3 نام تجاری

یک نام تجاری و یک علامت تجاری دو مفهوم مجزا است. نام تجاری نامی است که تحت آن یک تجارت فعالیت می کند. این شخصیت اداری و نه اختصاصی است. ثبت نام یک نام تجاری به خودی خود هیچ حقوق مالکیت معنوی ایجاد نمی کند و شواهد اصلی نیست که از یک علامت استفاده شده است - به عنوان یک علامت تجاری.

در شهین شرکت های Pty Ltd v ExxonMobil Oil Corporation [2005] FCA 1278 در 73 ، Lander J برگزار شد:

به نظر من ، در اینجا تمایز مشخصی بین انجام یک تجارت تحت یک نام خاص و استفاده از یک علامت در رابطه با کالاها یا خدمات وجود دارد. نیتی که متقاضی برای ایجاد آن نیاز داشت ، قصد استفاده از یک مارک برای تمایز کالاها یا خدمات در جریان تجارت متقاضی از کالاها یا خدمات ارائه شده توسط هر شخص دیگری بود. از آنجا که ثابت کرده است که قصد دارد از این نام برای مارک تجاری خود استفاده کند ، این بدان معنا نیست که ، با این وجود ثابت کرده است که از یک علامت یا نشانه برای تمایز کالاها یا خدمات در طول تجارت استفاده کرده است.

این که آیا شخصی از علامتی استفاده کرده است که نام تجاری آنها را به عنوان "علامت تجاری" تشکیل می دهد ، بستگی به این دارد که آیا آنها با در نظر گرفتن ملاحظات ذکر شده در بالا ، از آن به عنوان نشان مبدا استفاده کرده اند.

2. 4 علائم تجاری شکل و رنگ

• به قسمت 21 علائم غیر سنتی مراجعه کنید

قوانین عادی هنگام تعیین اینکه آیا از یک شکل یا یک رنگ استفاده شده است "به عنوان یک علامت تجاری" استفاده شده است. با این حال ، رابطه یک شکل یا رنگ با کالاها یا خدمات مربوطه بر نحوه اعمال اصول کلی تأثیر می گذارد.

در بازاریابی برند جهانی Inc v yd Pty Ltd [2008] FCA 605 در 61 ، Sundberg J معیارهای تعیین استفاده از یک شکل را به عنوان یک علامت تجاری استفاده کرد.

در حال حاضر اصول مربوط به استفاده از شکل به عنوان یک علامت تجاری بیان شده است.

آ. شکل خاصی که کل یا بخشی از کالاها است ممکن است به عنوان نشان مبدا باشد. با این حال شکل باید از ویژگی های "فوق العاده" و متمایز از شکل ذاتی کالاهای خاص برخوردار باشد: Mayne At [67] ، Remington در [16] و Kenman Kandy در [137]

ب. ویژگی های غیر توصیفی از یک شکل به سمت این یافته است که از چنین ویژگی هایی برای هدف علامت تجاری استفاده می شود. در جایی که ویژگی ها قابل توجه است ، استفاده از مارک تجاری به راحتی پیدا می شود. به عنوان مثال ، ویژگی هایی که باعث می شود کالاها دستگیری بیشتر از ظاهر و جذاب تر باشند ، ممکن است کالاها را از کالاهای دیگران متمایز کند: همه کارها در [25].

ج. ویژگی های توصیفی ، مانند کلمات توصیفی ، اثبات این ویژگی را دشوارتر می کند که محصول را متمایز می کند. به عنوان مثال ، کلمه cola یا یک بطری دیواری مستقیم معمولی از ویژگی های توصیفی هستند که دارای اهمیت علامت تجاری محدود هستند: All-Fect At [25] و Mayne at [61]-[62].

د. در جایی که علامت تجارت شامل شکلی است که شامل یک عنصر کاربردی قابل توجهی در کالا است ، اشاراتی به شکل تقریباً مطمئناً به ماهیت خود کالاها و نه استفاده از شکل به عنوان یک علامت تجاری است: Mayne at [63]. به عنوان مثال ، شواهدی مبنی بر اینکه یک شکل قبلاً ثبت شده بود ، در برابر این یافته وزن خواهد داشت که شکل به عنوان نشان مبدا عمل می کند: Remington در [12] و Mayne در [69].

ه. اگر یک شکل یا یک ویژگی از یک شکل در مقایسه با شکل ذاتی کالاهای شکل یا حادثه ای با موضوع یک حق ثبت اختراع قرار گرفته باشد ، بعید به نظر می رسد که دارای هر عنصر عملکردی باشد. این ممکن است به شکل مورد استفاده به عنوان یک علامت تجاری باشد: کنمن کندی در [162] و مین در [69].

f. این که آیا شخص از یک شکل یا ویژگی شکل به عنوان یک علامت تجاری استفاده کرده است ، یک موضوع برای دادگاه است و نمی تواند با عدم وجود شواهد در مورد این نکته اداره شود: همه کارها در [35].

گرم. متن "همه مهم است" و به طور معمول استفاده از مارک را به عنوان استفاده از علامت تجاری توصیف می کند یا خیر: Remington at [19] و Mayne at [60]-[62].

همانطور که از گزاره های فوق آشکار است ، یک مورد علامت شکل ممکن است در تعیین اینکه آیا این علامت به عنوان یک علامت تجاری برای اهداف قانون استفاده می شود ، نیاز به توجه به انواع مختلف ویژگی ها داشته باشد. در یک انتهای طیف اشکال یا ویژگی های آن وجود دارد که کاملاً کاربردی هستند. این ویژگی ها ممکن است به طور قابل توجهی از یک محصول ثبت شده مانند قطره حصار S شکل گرفته شده باشد ، یا به سودمندی محصول بروید: Remington AT [3] و [12]. مواردی مانند مایین و Remington نشان می دهد که چنین ویژگی هایی از استفاده از مارک تجاری دور است.

در انتهای دیگر طیف ، ویژگی های یک مارک وجود دارد که غیر توصیفی و غیر عملکردی هستند. آنها معمولاً شکل را دستگیری بیشتر ظاهر و جذاب تر می کنند ، بنابراین وسیله ای برای تمایز کالا از سایر موارد فراهم می کنند. All-Fect و Remington نشان می دهد که ویژگی های غیر کاربردی چیزی اضافی را به شکل ذاتی شکل اضافه می کنند. یک ویژگی concocted به طور معمول غیر کاربردی در نظر گرفته می شود: Kenman Kandy.

سرانجام ، مواردی مانند زمان حال وجود خواهد داشت که بین انتهای طیف قرار می گیرند. این موارد سیاه و سفید نیستند. آنها شامل توجه به این هستند که آیا یک مجموعه از ویژگی ها بر روی دیگری قرار می گیرد ، زیر آب می شود.

به همین ترتیب ، ملاحظات عملکرد در تعیین اینکه آیا از رنگ استفاده شده است "به عنوان یک علامت تجاری" مرتبط خواهد بود. در Philmac Pty Limited V ثبت کننده علائم تجاری [2002] FCA 1551 در 53 ، Mansfield J برگزار شد:

… یک معامله گر ممکن است به طور مشروعیت رنگی را برای ابزار عملی خود انتخاب کند. یعنی رنگ ممکن است ویژگی محصولی باشد که برای بهبود عملکرد یا دوام محصول انجام می شود. به عنوان مثال ، عملکرد دید توسط رنگ زرد سرو می شود. جذب گرما توسط رنگ سیاه ؛بازتاب نور توسط رنگ سفید ؛استتار نظامی با ترکیبی از خاکی ، قهوه ای و سبز.

موارد علامت شکل به درستی حاکی از عدم تمایل به مجوز ، به واسطه ثبت نام علامت تجاری ، انحصار دائمی امور طراحی مهندسی است: کنمن در هر فرانسوی j در [45] ؛Koninklijke Philips Electronics NV V Remington Products Australia Ltd [1999] FCA 816 ؛(1999) 91 FCR 167 ؛Philips Electronics NV V Remington Consumer Products (1997) 40 IPR 279 در هر Jacob J ؛British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd [1996] RPC 281. از نظر من هیچ دلیلی وجود ندارد که اصول عملکردی که برای ثبت علائم شکل اعمال می شود نیز نباید در مورد کاربرد علائم رنگ اعمال شود.

این مهم است که در نظر داشته باشید که حتی اگر متقاضی بتواند ثابت کند که استفاده خاص از شکل یا رنگ آنها از "به عنوان یک علامت تجاری" استفاده می شود ، این استفاده ممکن است برای نشان دادن علامت کافی نباشد یا قادر به تشخیص آن باشداهداف بخش 41 (به قسمت های 21 ، 22 و 23 مراجعه کنید).

2. 5 نمونه های مصور

نمی توان در تمام موقعیت هایی که در آن استفاده می شود "به عنوان یک علامت تجاری" به صورت جامع ذکر شود یا اتفاق بیفتد. با این حال ، موارد نمونه های مصور را ارائه می دهد.

دادگاه در Re Johnson و Johnson Australia Pty Limited V Stirling Pharmaceuticals Pty Limited [1991] FCA 310 ، یک اقدام نقض ، دادگاه در نظر گرفت که آیا استفاده از کلمه از بسته بندی در بسته بندی برای پاراستامول "به عنوان یک علامت تجاری" استفاده شده است. در مورد حقایق ، دادگاه اظهار داشت كه هیچ فایده ای وجود ندارد "به عنوان علامت تجاری". مربوط به تصمیم دادگاه این واقعیت بود که کلمه تیلنول ویژگی قابل توجه بسته بندی بود و این کلمه از caplets در یک فونت اندازه مشابه برای مواد واضح و توصیفی (مانند پاراستامول 500mg) استفاده می شد. Lockhart J در 73 برگزار شد:

زمینه ای که Caplets در بسته بندی تیلنول ظاهر می شود و در تبلیغات آن به طور واضح نشان می دهد که استفاده اساساً توصیفی است و نشان از مبدا نیست به این معنا که نشان دهنده ارتباط در جریان تجارت بین محصول تیلنول وشاکیشخصی که به بسته بندی نگاه می کند فرض می کند که کلمه caplets شکل محصول موجود در آن یا فرم دوز را توصیف یا نشان می دهد. دقیقاً به عنوان استفاده از قرص ها یا کپسول ها به معنای توصیفی استفاده می شود.

در Mantra Group Pty Ltd v Tailly Pty Ltd (شماره 2) [2010] FCA 291 ، دادگاه در نظر گرفت که آیا استفاده از دایره کلمات روی Cavill توسط پاسخ دهنده ، علائم تجاری مختلفی را که شامل یا حاوی این کلمات است ، نقض کرده است. Reeves J زمینه استفاده از مخاطب را در نظر گرفت ، به ویژه استفاده در قالب مستقل و بدون هیچ گونه ارتباط فوری به محتوای توصیفی و تصویرگری آن "سبک بنر" در صفحات وب مختلف.

در Chocolaterie Guylian NV V ثبت کننده علائم تجاری (2009) FCA 891 ، متقاضی به دنبال ثبت نام یک اسب دریایی برای شکلات ها بود. متقاضی از شکل روی شکلات هایی استفاده کرد که حرف "G" را نیز برجسته نشان می داد. این شکل همچنین در قسمت جلوی جعبه ای که حاوی سایر اشکال با مضمون اقیانوس و مارک گیلیان به عنوان جالب ترین ویژگی آن بود ، نمایش داده شد. ساندبرگ جی در حمایت از تصمیم ثبت نام برای امتناع از ثبت نام ، در 97 گفت:

هر مورد حقایق خاص خود را روشن می کند و در اینجا تصور من از بسته بندی و مطالب تبلیغاتی به طور کلی این است که این علامت تجاری "Guylian" است ، همراه با آرم "G" ، که کار متمایز کردن کالاها را انجام می دهد ، نهشکل دریایی.

2. 6 خلاصه ملاحظات مربوطه

خلاصه ای از برخی از ملاحظات اصلی برای تعیین اینکه آیا استفاده از یک علامت استفاده از "به عنوان علامت تجاری" در جدول زیر آورده شده است:

طبیعت علامت

آیا این علامت اختراع شده است یا اهمیت توصیفی یا ستیزی دارد؟

یک علامت اختراع شده به احتمال زیاد به عنوان یک علامت تجاری درک می شود تا یک علامت با اهمیت توصیفی

زمینه استفاده

آیا این علامت به طور برجسته در تبلیغات ، نمایشگرها ، صفحات وب یا بسته بندی نمایش داده می شود یا با قرار گرفتن در بین سایر مطالب ، کمتر مورد توجه قرار می گیرد؟

علامتی که از "به عنوان یک علامت تجاری" استفاده می شود ، به طور کلی "عملکرد مارک تجاری" را انجام می دهد. ممکن است برای شخص دشوار باشد که نشان دهد یک علامت در حال انجام یک عملکرد برندسازی است که به نظر می رسد استفاده از علامت تجاری صرفاً یا در درجه اول برای برخی از اهداف توصیفی یا ستودنی در نظر گرفته شده است.

آیا از علامت تجاری به عنوان درخواست شده استفاده می شود؟

استفاده از علامتی که با علامت تجاری که برای آن اعمال می شود یکسان نیست ، در صورتی که اضافات یا تغییرات به طور قابل توجهی بر هویت مارک تجاری تأثیر نمی گذارد ، می تواند در نظر گرفته شود (نگاه کنید به 7).

آیا استفاده در رابطه با یا نزدیکی با علائم دیگری که به وضوح به عنوان علائم تجاری عمل می کنند ، نشان داده شده است؟

استفاده از علائم دیگر ممکن است نشان دهد که این علامت به خودی خود به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد - با این حال ، ممکن است این دو علامت تجاری جداگانه باشد که همزمان کار می کنند. حتی اگر از آن به عنوان یک علامت تجاری استفاده شود ، ممکن است اهمیت آن توسط سایر مواد کاهش یابد.(نگاه کنید به 8).

آیا این علامت دارای یک هدف در درجه اول کاربردی است؟

ویژگی های عملکردی (به عنوان مثال در یک علامت تجاری شکل) باعث می شود که یک علامت به عنوان نشان مبدا عمل کند (هرچند غیرممکن نیست)